Feuilleton Laguiole : entre dénomination sociale, droit des marques et pratiques commerciales trompeuses

Le conflit concernant l’utilisation du nom Laguiole pour les couteaux concerne M. Gilbert Szajner et la Forge de Laguiole, société produisant des couteaux Laguiole en France près de ladite ville.

La société Forge de Laguiole, construisant ses couteaux à Thiers, avait relancé en 1987 la production du célèbre couteau.
M. Gilbert Szajner avait quant à lui déposé en 1993 la marque Laguiole sur le marché français pour vendre de la coutellerie. Il a ensuite lancé nombre de produits avec la marque Laguiole (linge d emaison, vêtements, briquets…). Il a réclamé par la suite, avec sa famille, en 2001, l’enregistrement de la marque auprès de l’OHMI, l’Office de l’Harmonisation du Marché Intérieur, chargé de l’enregistrement des marques au sein de l’Union Européenne. Il avait dès lors le monopole de la distribution au niveau européen des produits sous l’appellation Laguiole.

Depuis la loi du 17 mars 2014, dite « Loi Hamon », les collectivités territoriales sont désormais alertées par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) lorsque la demande d’enregistrement d’une marque contient leur dénomination. Selon le nouvel article L712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, les collectivités territoriales peuvent demander à l’INPI d’être alertées en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination. Elles pourront ensuite faire opposition à cette demande en cas d’atteinte à leurs droits ou à leur indication géographique.

Toutefois, cet article n’était pas en vigueur pour la commune de Laguiole. Ces derniers se sont alors tournés vers les juridictions civiles françaises pour pratique commerciale trompeuse et atteinte à leurs droits.

I. Concernant les pratiques commerciales trompeuses et l’atteinte au nom, à l’image et à la renommée de la commune en droit français

La Commune de Laguiole, par le biais de la Forge de Laguiole, a agi en justice afin de voir reconnaître que son nom constitue une indication de provenance pour certaines catégories de produits (couteaux, notamment), et qu’elle fait l’objet d’une spoliation par M. Szajner et de diverses sociétés du fait d’une multiplication de dépôts du nom « Laguiole » à titre de marque depuis. Elle considère que les pratiques commerciales de ce dernier sont des pratiques « trompeuses » qui portent atteinte à son nom, à son image et à sa renommée.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 13 septembre 2012, avait débouté la commune en considérant que le nom était rentré dans le langage commun comme se référant à un couteau et non à la commune. Par ailleurs, une commune n’est pas fondée à invoquer une atteinte à son nom ou sa renommée s’il est établi que son nom correspond aussi à un terme devenu générique. Il a alors débouté la commune de ses demandes fondées sur la responsabilité quasi-délictuelle pour références trompeuses et parasitisme.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 2 avril 2014, a rejeté les demandes de la commune.
Cette dernière arguait tout d’abord que la société utilisait le nom « Laguiole » non pas comme une marque commerciale, mais comme une indication de provenance trompeuse, ou destinée à créer un rapport entre la commune et les produits du même nom. Dès lors, le nom était instrumentalisé à des fins de tromperie du consommateur, ce qui porte atteinte à son nom, à son image et à sa renommée.

Pour la Cour, il n’est pas démontré que le consommateur ait été trompé sur l’origine géographique de la multitude de produits revêtus de la marque « Laguiole » car il est connu que la quasi-totalité des couteaux « Laguiole » sont fabriqués en Chine ou au Pakistan, tel que le présentait un extrait de l’émission Capital (M6).
Par ailleurs, la commune prétendait que l’utilisation de son nom en tant que marque porte atteinte à son nom, son image et sa renommée, et que ce dépôt doit être justifié par un intérêt légitime et ne doit pas être source de confusion.

Or, la Cour rappelle que le Code de la propriété intellectuelle n’avait, à l’époque, pas pour objet d’interdire aux tiers de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale. L’utilisation d’une telle marque n’entraîne pas de risque de confusion avec les attributions de la commune ou ne porte pas atteinte aux intérêts publics ou ne préjudicie pas à ses administrés.
Suite à cet arrêt, la commune a décidé de se pourvoir en cassation en septembre.

A côté du recours devant les juridictions civiles sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la commune a opté pour un recours devant les juridictions européennes sur le fondement du droit des marques.


II. Concernant l’utilisation de la marque Laguiole en droit européen

M. Gilbert Szajner est titulaire de la marque communautaire verbale Laguiole, enregistrée en 2005 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) qui s’occupe des marques, dessins, modèles…
Il a enregistré la marque Laguiole pour les classes 8 (instruments à main entraînés manuellement), 14 (métaux précieux et leurs alliages), 16 (fournitures scolaires), 18 (cuir), 20 (objet d’art), 21 (ustensiles pour la cuisine), 28 (articles de gymnastique et de sport), 34 (articles pour fumeurs) et 38 (télécommunications).

La Forge de Laguiole (la commune) a présenté une demande de nullité partielle de la marque Lagiole. Elle considère que la dénomination sociale « Forge de Laguiole » lui donne le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. La division d’annulation a rejeté la demande en nullité par une décision du 27 novembre 2006.
L’OHMI, par une décision du 1er juin 2011, a partiellement accueilli le recours, a déclaré la marque Laguiole nulle pour les classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 et 34. Il a toutefois rejeté le recours pour les services relevant de la classe 38.
La chambre de recours a considéré que la dénomination sociale Forge de Laguiole avait un caractère distinctif fort, pouvait jouir d’une protection exceptionnelle même pour des secteurs d’activité différents de ceux relevant de son objet social. En revanche, les produits de la marque n’empiètent pas sur les télécommunications, de telle sorte qu’il existait un risque de confusion pour les consommateurs français pour toutes les autres classes sauf celle-ci.
M. Szajner a alors saisi le Tribunal de l’Union Européenne pour annuler cette décision, qui a rendu son arrêt le 21 octobre 2014.

TUE 21 octobre 2014.
Sur l’étendue de la protection conférée par la dénomination sociale « Forge de Laguiole ».
Le requérant considère que la protection de la dénomination sociale ne s’étend qu’aux activités réellement exploitées.
L’OHMI et la commune considèrent quant à eux que la protection est définie par le libellé des activités précises dans l’objet social, et ce même si ce dernier est rédigé de manière large indépendamment des activités effectivement exercées.
Le TUE rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment l’arrêt en date du 10 juillet 2012, la protection d’une dénomination sociale se cantonne aux activités effectivement exercées.
Dès lors, la protection de la dénomination sociale « Forge de Laguiole » s’étend exclusivement aux activités effectivement exercées par elle à la date de la demande de la marque Laguiole en 2001.

Sur les activités effectivement exercées avant la date de dépôt de la marque Laguiole.
La société Forge de Laguiole établit avoir diversifié ses activités vers d’autres secteurs que celui de la coutellerie avant la date de dépôt en 2011, alors que le requérant (M. Szajner) considère qu’ils ne sont que des accessoires des couteaux et que la diversification est postérieure à la date de dépôt.
Le Tribunal de l’Union Européenne souligne que la société ne produisait que de la coutellerie et des couverts avant le dépôt en 2001. Dès lors, il annule la décision attaquée pour le risque de confusion liés aux articles de cisellerie, d’articles liés aux arts de la table (autres que couverts), l’univers du vin, les articles pour fumeurs, golfeurs et loisirs, ainsi que des cadeaux et souvenirs.

Sur le risque de confusion.
Étant donné que M. Szajner peut conserver l’utilisation de sa marque Laguiole pour tous les secteurs susnommés, le TUE n’examine que le risque de confusion pour les articles du secteur de la coutellerie, de couverts, et les cadeaux et souvenirs concernant ces précédents produits.
L’appréciation du risque de confusion dépend de plusieurs facteurs : le degré de ressemblance (visuelle, phonétique, conceptuelle) entre les signes, le degré de similitude, le pouvoir distinctif plus ou moins élevé du signe antérieur…
Plus il y a un pouvoir distinctif fort du signe antérieur, plus le risque de confusion est important pour la dénomination sociale, notamment en raison d’une atteinte au crédit ou à la réputation de l’entreprise.

Les produits désignés par la marque « Laguiole » doivent ainsi empiéter sur les secteurs d’activité de la Forge de Laguiole pour qu’il y ait un risque de confusion :
– Pour les cuillers, scies, rasoirs, limes, coupe-ongles relevant de la classe 8, les produits sont similaires et vendus à la même clientèle dès lors qu’ils sont complémentaires aux objets tranchants relevant de la coutellerie (couteaux « Laguiole » produits par la Forge de Laguiole).
– Pour les outils et instruments à main entraînés manuellement, donc les couteaux, les biens sont identiques aux activités de la société.
– Pour les ustensiles pour la cuisine et vaisselle, métaux précieux et leurs alliages, cuir et imitation du cuir, fournitures scolaires, les produits ne présentent pas de similitude par rapport aux secteurs économiques couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole, la catégorie « arts de la table » étant trop large et imprécise pour servir de point de référence pour établir un risque de confusion.

Dès lors, il y a une identité de secteurs pour les « outils et instruments à main entraînés manuellement » et pour les cuillers ; un degré de similitude élevé pour les « scies, rasoirs, lames de rasoirs, limes et pinces à ongles », tire-bouchons et coupe-papier ; une similitude moyenne pour les « trousses de manucure, nécessaires de rasage » ; une similitude faible pour les « enveloppes », et une absence de similitude pour tous les autres secteurs couverts par la dénomination sociale Forge de Laguiole pour les produits désignés par la marque Laguiole.

Sur la similitude des signes en conflit.
La Chambre de recours avait considéré que le terme « Laguiole » n’était que descriptif et non distinctif pour les couteaux. En revanche, c’est l’élément dominant de la dénomination sociale « Forge de Laguiole », dès lors les signes en conflit présentent une certaine similitude phonétique, visuelle et conceptuelle.
Le TUE précise que l’examen du risque de confusion concerne exclusivement les activités de fabrication et de vente de coutelleries, couverts et cadeaux/souvenirs. Le terme « Laguiole » présente, pour lui, un caractère descriptif voire générique pour la totalité des activités de la société.
Il y a en revanche une similitude phonétique moyenne entre la dénomination « forge de Laguiole » et la marque « Laguiole », et une similitude conceptuelle élevée dès lors que les signes font référence aux mêmes concepts (ville, couteau).
La dénomination sociale « Forge de Laguiole » présente un caractère distinctif faible puisqu’elle est composée d’éléments descriptifs de ses activités qui n’est pas contrebalancé par une connaissance acquise auprès du public.

Il existe ainsi un risque de confusion pour tous les outils et instruments à main entraînés manuellement (dont les couteaux Laguiole), les cuillers, les trousses de manucure, puisque le public pourrait croire que ces produits ont la même origine commerciale que la coutellerie et les couverts commercialisés par la Forge de Laguiole.
En revanche, il n’existe aucun risque de confusion pour tous les autres produits.
Le TUE annule donc partiellement la décision dès lors que la chambre de recours a constaté un risque de confusion pour ces autres produits, mais conserve

Dès lors, la Forge de Laguiole pourra utiliser le nom « Laguiole » pour ses activités classiques et conservera le monopole d’exploitation à ce niveau, tandis que M. Szajner ne disposera de la marque Laguiole que pour les autres secteurs d’activité non couverts par l’objet social de la Forge de Laguiole.

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